Помимо изъятий из патентной монополии, существенно ограничивающих объем исключительного права патентообладателя (например, действия, не являющиеся нарушением исключительного права, - ст. 1359 ГК РФ; использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной обороны - ст. 1360 ГК РФ; право преждепользования - ст. 1361 ГК РФ; принудительная лицензия - ст. 1362 ГК РФ), в части четвертой Гражданского кодекса РФ предусмотрены случаи так называемого самоограничения прав патентообладателя (ст. ст. 1366 и 1368).
Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента и открытая лицензия - это добровольный выбор патентообладателя в целях предполагаемой передачи своего исключительного права, стимулируемый льготным режимом по уплате патентных пошлин.
I
Положения о публичном предложении заключить договор об отчуждении патента на изобретение закреплены в статье 1366 ГК РФ, которой в ранее действовавшем законодательстве соответствовал пункту 3 ст. 13 Патентного закона РФ.
Норма о публичном предложении заключить договор об отчуждении патента на изобретение не имеет аналогов в патентных законодательствах зарубежных государств.
Включение указанной нормы в Патентный закон РФ в 2003 г. было продиктовано попыткой создать льготный режим для отчуждения изобретений, перехода исключительных прав на изобретения от авторов к лицам, располагающим инвестициями для их использования.
В соответствии с абзацем первым п. 1 ст. 1366 публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение оформляется в виде отдельного заявления, прилагаемого заявителем - автором изобретения к документам заявки при ее подаче в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Содержание указанного заявления заключается в обязательстве автора изобретения заключить договор об отчуждении патента (в случае его выдачи) на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первый заявит такое желание и уведомит об этом патентообладателя и указанный федеральный орган.
Наличие заявления является основанием для освобождения заявителя от уплаты патентных пошлин в отношении как заявки на выдачу патента на изобретение, так и патента, выданного по такой заявке.
От уплаты патентных пошлин освобожден не только заявитель, но и патентообладатель. Подтверждением этому служит указание в пункте 2 ст. 1366 на обязанность "уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель)".
В указанной норме говорится об обязанностях заявителя - автора изобретения заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике.
Понятие "условия договора, соответствующие установившейся практике" является оценочным, и в случае необходимости должно устанавливаться в суде в зависимости от обстоятельств каждого конкретного дела.
Однако стороны в договоре, исходя из принципа свободы договора, закрепленного в статье 421 ГК РФ, могут формировать его условия по своему усмотрению. И лишь в случае возникновения спора, который, кстати, может касаться и интересов лиц, которые не смогли заключить соответствующий договор с автором изобретения, в суде будут оцениваться условия, соответствующие установившейся практике.
В указанной норме выдвинуто требование об уведомлении патентообладателя и федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о желании заключить договор об отчуждении патента на изобретение.
Вполне очевидно, что законодатель допустил неточность, упустив фигуру заявителя в качестве адресата для уведомления. Исходя из содержания абзаца второго п. 1 ст. 1366, согласно которому сведения об указанном заявлении публикуются в официальном бюллетене Роспатента, заявление об отчуждении патента публикуется дважды: при публикации сведений о самом заявлении и при публикации сведений о выдаче патента. Следовательно, всегда имеется возможность направления указанного уведомления как заявителю, так и патентообладателю.
Целесообразность направления указанного уведомления федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности обусловлена тем обстоятельством, что Роспатент обязан проверять очередность поступления уведомлений заинтересованных лиц при рассмотрении заявлений об отчуждении патента с целью определить, кто первый изъявил желание стать участником договора об отчуждении патента.
В пункте 1 ст. 1366 закреплена обязанность заявителя (патентообладателя) заключить договор об отчуждении патента, поэтому отношения сторон указанного договора могут быть дополнительно урегулированы положениями статьи 445 ГК РФ ("Заключение договора в обязательном порядке") с учетом особенностей результатов интеллектуальной деятельности.
В частности, заинтересованное в заключении договора об отчуждении патента лицо вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заявителя (патентообладателя) заключить указанный договор, если последний уклоняется от его заключения, и о возмещении причиненных ему убытков.
В пункте 2 ст. 1366 определены правовые последствия для лица, заключившего с патентообладателем договор об отчуждении патента.
Приобретатель патента обязан уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем он обязан уплачивать патентные пошлины в установленном порядке.
Как установлено в статье 1365, договор об отчуждении патента считается заключенным с момента его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При этом для целей регистрации по смыслу этой статьи должен быть приложен документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель).
В пункте 3 ст. 1366 установлены последствия непоступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности письменного уведомления о желании заинтересованных лиц (граждан Российской Федерации, российских юридических лиц) заключить договор об отчуждении патента.
Непоступление указанного уведомления в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобретение, в отношении которого было сделано заявление об отчуждении патента, открывает для патентообладателя возможность подать в Роспатент ходатайство об отзыве своего заявления.
В этом случае на патентообладателя возлагается обязанность по уплате не уплаченных ранее патентных пошлин и по дальнейшей уплате годовых пошлин за поддержание патента в силе.
Сведения об отзыве указанного заявления подлежат публикации в официальном бюллетене Роспатента.
Лаконичность указанной нормы оставляет без ответа некоторые вопросы, что свидетельствует о пробелах в правовом регулировании, допущенных законодателем.
Так, не вполне ясно, может ли заявитель отозвать свое заявление до истечения двухлетнего срока со дня публикации сведений о выдаче патента? Следует полагать, что заявление патентообладателя не подлежит отзыву до истечения указанного двухлетнего срока, поскольку решение о противном нарушило бы стабильность публичного предложения патентообладателя заключить договор об отчуждении патента.
Гражданский кодекс РФ умалчивает о ситуации, когда в установленный двухлетний срок не поступило ходатайство о желании заключить договор об отчуждении патента, а заявитель не подает ходатайство об отзыве своего заявления (ведь закон не обязывает его делать это).
В такой ситуации патент продолжает находиться в режиме публичного предложения заключить договор об отчуждении, а патентообладатель и впредь не несет никакие финансовые обязательства по уплате патентных пошлин за поддержание своего патента в силе, что, в принципе, противоречит основам патентного права.
II
Институт открытой лицензии широко известен в мировой патентной практике, хотя в разных правовых системах он имеет свои особенности.
Целесообразность института открытой лицензии заключается в стремлении государства ускорить оборот исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Для достижения указанной цели государство идет на предоставление патентообладателю льготы по уплате годовых пошлин за поддержание патента в силе.
Содержание открытой лицензии заключается в публичном предложении, обращенном к неопределенному кругу лиц, которое осуществляется путем подачи патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявления о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (абзац первый п. 1 ст. 1368 ГК РФ).
Взамен патентообладатель получает уменьшение размера патентной пошлины за поддержание патента в силе на 50%, начиная с года, следующего за годом публикации указанным федеральным органом сведений об открытой лицензии (абзац второй п. 1 ст. 1368).
При этом по смыслу указанной выше нормы "год публикации" и "год, следующий за годом публикации" - это не календарные годы, а годы действия соответствующего патента, отсчитываемые от даты подачи соответствующей заявки.
Положения абзаца третьего п. 1 ст. 1368 являются новеллами в Гражданском кодексе РФ.
Если ранее сведения о заявлении об открытой лицензии публиковались федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности безвозмездно для патентообладателя, то в настоящее время сведения об открытой лицензии публикуются Роспатентом за счет патентообладателя.
В данном абзаце также предписано: патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии.
Данная норма вносит больше ясности в правоотношения по предоставлению открытой лицензии по сравнению с ранее действующим патентным законодательством, поскольку прежде обязанным к заключению договора было лицо, изъявившее желание заключить договор о платежах, не подлежащий государственной регистрации, если только не входил составной частью в лицензионный договор.
В настоящее время обязанным к заключению лицензионного договора является патентообладатель, что логично вытекает из его положения лица, сделавшего публичное предложение об открытой лицензии.
В связи с вышеизложенным отношения сторон лицензионного договора, заключаемого на основании публично предложенной открытой лицензии, могут быть дополнительно урегулированы положениями статьи 445 ГК РФ ("Заключение договора в обязательном порядке") с учетом особенностей результатов интеллектуальной деятельности.
Указание в абзаце третьем п. 1 ст. 1368 на простую (неисключительную) лицензию дает основание утверждать: патентообладатель имеет право подавать заявление о предоставлении открытой лицензии в случае, если он прежде никому не предоставлял исключительную лицензию в отношении того же изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Заключенный на основе открытой лицензии лицензионный договор подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатенте).
В пункте 2 ст. 1368 предусмотрена возможность отзыва патентообладателем своего заявления о предоставлении открытой лицензии, если он в течение двух лет не получал предложения в письменной форме о заключении лицензионного договора. В этих целях он может по истечении двух лет подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайство об отзыве своего заявления. Это решение означает для патентообладателя обязанность доплатить все суммы пошлин за поддержание патента в силе за период, прошедший со дня публикации сведений об открытой лицензии. В дальнейшем патентные пошлины за поддержание патента в силе уплачиваются патентообладателем в полном размере.
На практике к ходатайству об отзыве заявления об открытой лицензии прилагается документ, подтверждающий доплату всех требуемых пошлин. В противном случае Роспатент не удовлетворяет указанное ходатайство и не публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве такого заявления.
Поскольку предложения о заключении лицензионного договора на основе открытой лицензии могут поступать только в адрес патентообладателя, Роспатент не может проверить достоверность утверждения патентообладателя, содержащегося в его ходатайстве, о непоступлении таких предложений.
Следовательно, удовлетворение указанного ходатайства происходит в случае доплаты требуемых пошлин автоматически, что в принципе может затронуть экономические интересы лиц, ранее не сумевших достичь соглашения с патентообладателем в связи с заключением лицензионного соглашения на основе открытой лицензии.
В статье 1368 не установлены правовые последствия бездействия патентообладателя по истечении двух лет с даты публикации сведений об открытой лицензии.
Патентообладатель может не подавать ходатайство об отзыве своего заявления по истечении указанного двухлетнего срока и в то же время пользоваться льготным режимом открытой лицензии по уплате годовых пошлин за поддержание патента в силе.
Следует полагать, что патентообладатель лишен права отзыва своего заявления в указанный двухлетний срок, поскольку решение о противном нарушило бы стабильность публичного предложения об открытой лицензии, что могло бы повредить экономическим интересам неопределенного круга лиц.
Авторы: В.И. Еременко, В.Н. Евдокимова