Вопрос: Какие действия можно признать злоупотреблением правом в сфере интеллектуальной собственности?

Ответ: Для установления злоупотребления правом определяющим является намерение лица, совершающего действие, которое само по себе может соответствовать требованиям закона. Примером злоупотребления правом в сфере интеллектуальной собственности является приобретение права исключительно с целью причинить вред другому лицу. Кроме того, следует упомянуть неоднократное требование компенсации за одно и то же нарушение, намеренное способствование совершению нарушения, несоразмерность предъявленных требований убыткам, которые понес истец, или размеру активов ответчика и т.д.

Обоснование: Общее определение злоупотребления правом дано в п. 1 ст. 10 ГК РФ: осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. Злоупотребления правом в сфере интеллектуальной собственности многообразны, но можно выделить некоторые типовые случаи, встречающиеся в судебной практике.

1. Приобретение права исключительно с целью причинить вред другому лицу. Верховный Суд РФ указал, что такому приобретателю суд может отказать в защите права (Определение Верховного Суда РФ от 19.06.2015 по делу N 310-ЭС15-2555). О правомерности прекращения правовой охраны товарного знака, регистрация которого составляет злоупотребление правом, говорил и Конституционный Суд РФ (Определение Конституционного Суда РФ от 15.05.2007 N 370-О-О). Данный подход находит применение в ряде актов, в том числе в Определении Верховного Суда РФ от 15.06.2015 N 300-ЭС15-5384, Определении Верховного Суда РФ от 29.05.2015 по делу N 300-ЭС14-8176, Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2016 N С01-137/2016.

2. Неоднократное требование компенсации за одно и то же нарушение. Например, суд отметил, что предложение к продаже игрушек с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, можно рассматривать как один случай незаконного использования товарных знаков и что повторное обращение компании в суд с требованием взыскать компенсацию за распространение контрафактной продукции, входящей в одну серию, расценивается как злоупотребление правом (Определение Верховного Суда РФ от 07.12.2015 N 304-ЭС15-15472 по делу N А03-14243/201).

3. Намеренное способствование совершению нарушения. Примером может быть неоднократная тайная закупка аналогичных товаров с целью многократного предъявления требований о взыскании компенсации (Определение Верховного Суда РФ от 22.03.2016 N 304-ЭС16-1002 по делу N А03-22423/2014).

4. Предъявление иска о нарушении права на товарный знак в случае неиспользования этого знака самим правообладателем в течение длительного времени. Суд, в частности, отмечал, что действия обладателя права на товарный знак, направленные на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений (т.е. действия по защите нарушенного исключительного права), могут быть признаны недобросовестными, если сам правообладатель данный товарный знак фактически не использует (Определение Верховного Суда РФ от 19.06.2015 по делу N 310-ЭС15-2555).

Впрочем, по данному вопросу известны и иные решения. Так, Арбитражный суд Новосибирской области указал, что действия правообладателя по защите исключительного права не являются в рассматриваемом случае злоупотреблением, поскольку совершены до того, как ответчик обратился в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны ввиду длительного неиспользования товарного знака (решение Арбитражного суда Новосибирской области от 20.032015 по делу N А45-4302/2013). Такой подход поддержал Президиум Верховного Суда РФ (п. 39 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015)).

5. Предъявление иска, основанного на отсутствии регистрации лицензионного договора, исполнявшегося сторонами, в случае, когда истец фактически не предпринимал никаких мер по регистрации договора (Определение Верховного Суда РФ от 18.02.2016 N 305-ЭС15-19424).

6. Несоразмерность предъявленных требований понесенным убыткам, которые понес истец, или размеру активов ответчика и т.д. (Определение Конституционного Суда РФ от 21.06.2011 N 807-О-О, Определение ВАС РФ от 01.02.2013 N ВАС-15187/12 по делу N А42-5522/2011).

В качестве примера иных недобросовестных действий можно привести ситуацию, когда обозначение, которое в течение длительного времени использовалось коллективно, в качестве товарного знака зарегистрировано только на одно лицо (Определение ВАС РФ от 22.04.2014 N ВАС-4789/14 по делу N А60-41938/2012).

Автор: В.О.Калятин